Wpływ Brexitu na ochronę znaków towarowych
Unijne prawo własności intelektualnej będzie obowiązywało w Wielkiej Brytanii tylko do końca okresu przejściowego, tj. do 31 grudnia 2020 r. Od 1 stycznia 2021 r. ochrona własności intelektualnej w Unii Europejskiej i na Wyspach będzie wyglądała odmiennie.
Podstawowa zmiana polega na tym, że zharmonizowane prawa własności intelektualnej obejmujące obecnie swą skutecznością całą Unię Europejską, jak również Wielką Brytanię, będą od zakończenia okresu przejściowego zapewniać ochronę jedynie w 27 państwach Unii Europejskiej.
Istotna data rejestracji
Podstawową kwestią dla uprawnionych do znaków towarowych UE jest to, że istniejące zarejestrowane znaki towarowe UE przestaną być skuteczne w Wielkiej Brytanii po dniu 31 grudnia 2020 r. Ich dotychczasowy brytyjski komponent zostanie natomiast automatycznie „sklonowany” z zarejestrowanego znaku towarowego UE do równoważnego brytyjskiego krajowego znaku towarowego, z takimi samymi datami zgłoszenia i pierwszeństwa jak znak towarowy UE. Oznacza to, że dotychczasowi uprawnieni do znaków towarowych UE będą mieli dwa zarejestrowane znaki towarowe w miejsce dotychczasowej jednej rejestracji: znak towarowy UE pokrywający 27 krajów UE oraz krajowy znak towarowy obejmujący Wielką Brytanię.
Znaki towarowe UE będące w dniu 31 grudnia 2020 r. jeszcze w trakcie procesu rejestracji (tj. zgłoszenia znaków towarowych UE) nie zostaną automatycznie ”sklonowane”. Zamiast tego uprawniony do takiego znaku będzie miał możliwość złożenia, w okresie do 30 września 2021 r., wniosku o rejestrację znaku krajowego w Wielkiej Brytanii z tymi samymi datami zgłoszenia i pierwszeństwa co znak towarowy UE (pod warunkiem, że zgłoszenie w Wielkiej Brytanii odpowiada zgłoszeniu znaku towarowego UE). Właściciele praw powinni zapamiętać tę datę, aby nie została ona nieopatrznie przeoczona.
Jak uniknąć ryzyka utraty ochrony znaku
Istnieją pewne zalecane działania, które właściciele praw mogą podjąć, aby zagwarantować, że ochrona ich znaków towarowych, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Wielkiej Brytanii, pozostanie maksymalnie silna i nie zostanie utracona po zakończeniu okresu przejściowego. Zgłaszający nowe znaki towarowe powinni w tym celu już teraz dokonywać równoległych zgłoszeń w zakresie znaków towarowych UE, jak i znaków krajowych chronionych w Wielkiej Brytanii. Pomimo, że równoległe zgłoszenia nie są prawnie wymagane do 1 stycznia 2021 r., zgłoszenia znaków towarowych UE dokonane między chwilą obecną a 31 grudnia 2020 r. nie doprowadzą do rejestracji przed końcem 2020 r. Zgłoszenia będące w trakcie procedury rejestracji w dniu 31 grudnia 2020 r. nie zostaną „sklonowane”, co oznacza, że przedsiębiorcy będą musieli w ciągu dziewięciu miesięcy złożyć wniosek o ochronę krajowego znaku w Wielkiej Brytanii. Ubieganie się o taką ochronę już dziś pozwoli uniknąć dodatkowych czynności administracyjnych w przyszłym roku. Zmniejszy to również ryzyko niedotrzymania dziewięciomiesięcznego terminu i zapewni możliwość skorzystania z wcześniejszych dat zgłoszenia i pierwszeństwa.
Właściciele praw muszą również zwrócić uwagę na kwestie związane z przedłużaniem praw ochronnych. Jeżeli termin dla przedłużenia danego znaku towarowego UE przypada po 31 grudnia 2020 r., wówczas konieczne będzie podjęcie kroków w celu przedłużenia ochrony ”sklonowanego” krajowego brytyjskiego znaku towarowego, niezależnie od przedłużenia prawa do samego znaku towarowego UE. Konieczność taka wystąpi nawet wówczas, gdy czynności związane z przedłużeniem odpowiedniego znaku towarowego UE zostaną dokonane wcześniej (przed 31 grudnia 2020 r.). Jest to potencjalna pułapka dla posiadaczy praw i prawdopodobne jest, że ten niuans w nowych przepisach może zostać przeoczony.
WAŻNE!
Brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej zaznaczył, że nie będzie pobierał opłaty za spóźnione przedłużenie rejestracji przez pierwsze sześć miesięcy po 31 grudnia 2020 r. Będzie to stanowić pewne udogodnienie dla właścicieli praw ochronnych, ale powinno być postrzegane jedynie jako rozwiązanie ostateczne.
Pomogą systemy zarządzania
Właściciele praw, którzy nie chcą uzyskać „sklonowanego” prawa do brytyjskiego znaku towarowego tożsamego z istniejącym znakiem towarowym UE, mogą z końcem okresu przejściowego wnioskować o rezygnację (opt- -out). Jest to możliwe w pewnych okolicznościach i wskazane jest zasięgnięcie porady eksperta ds. znaków towarowych, czy jest to możliwe w danym przypadku.
Właściciele praw muszą również ocenić wpływ zakończenia okresu przejściowego na toczące się spory na poziomie UE, w ramach których pojawia się element związany z Wielką Brytanią. Dotyczy to m.in. postępowań sprzeciwowych opartych o wcześniejsze prawa własności intelektualnej udzielone w Wielkiej Brytanii, ponieważ po zakończeniu okresu przejściowego dalsze powoływanie się na takie brytyjskie prawa może w takim postępowaniu nie być możliwe. Biorąc pod uwagę terminy, których właściciele praw muszą przestrzegać oraz konieczność przeprowadzenia audytu „sklonowanych” znaków w celu zapewnienia ich odpowiedniego zakresu, kluczowe znaczenie ma wprowadzenie przez właścicieli dobrych systemów zarządzania portfolio praw własności intelektualnej, z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań technologicznych.
WAŻNE!
Brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej ogłosił, że strony biorące udział w postępowaniach przed tym urzędem, po dniu 1 stycznia 2021 r. będą musiały posiadać adres kontaktowy w Wielkiej Brytanii. W praktyce, dla przedsiębiorstw, które nie mają biur w Wielkiej Brytanii oznacza to, że będą one musiały ustanowić brytyjskich prawników lub ekspertów ds. znaków towarowych swoimi pełnomocnikami.
Postępowania przed sądami brytyjskimi
W przypadku, gdy w dniu 31 grudnia 2020 r przed sądem brytyjskim toczyło będzie się postępowanie na podstawie zarejestrowanych praw do znaków towarowych UE (lub rejestracji międzynarodowej z wyznaczeniem na UE), postępowanie takie będzie kontynuowane, a prawa będące przedmiotem postępowania zostaną w nim zastąpione przez „sklonowany” krajowy znak towarowy obowiązujący w Wielkiej Brytanii. Sąd brytyjski będzie mógł w ramach postępowania wydać odpowiedni nakaz, bądź też stwierdzić wygaśnięcie lub uznać za nieważne przyznane prawa (w wyniku powództwa wzajemnego), ale tylko ze skutkiem dla Wielkiej Brytanii. Różni się to od obecnej sytuacji, w której stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienia znaku towarowego UE w ramach postępowania przed sądami brytyjskimi wywierałoby skutek we wszystkich krajach UE. Ogólnoeuropejskie nakazy wynikające z orzeczeń sądów brytyjskich w sprawie własności intelektualnej istniejące w dniu 31 grudnia 2020 r. pozostaną w mocy.
Umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przewiduje również, że w przypadku gdy na koniec okresu przejściowego toczy się postępowanie o wygaszenie lub unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego UE, a następnie znak ten zostaje wygaszony lub unieważniony w wyniku tego postępowania, „sklonowane” prawo do brytyjskiego znaku krajowego również zostanie uznane za wygaszone lub unieważnione (pod warunkiem że podstawy unieważnienia mają zastosowanie do Wielkiej Brytanii). Brytyjski Urząd ds. Własności Intelektualnej potwierdził, że będzie stosował się do tej zasady.
Wyczerpanie praw
Wyczerpanie praw własności intelektualnej oznacza utratę prawa do kontroli dalszej odsprzedaży produktu chronionego prawem własności intelektualnej po wprowadzeniu go do obrotu na określonym terytorium przez uprawnionego do takiego prawa lub za jego zgodą. Wielka Brytania jest obecnie częścią regionalnego systemu wyczerpania praw własności intelektualnej funkcjonującego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w ramach którego prawa własności intelektualnej uznaje się za wyczerpane, gdy produkt został wprowadzony do obrotu w dowolnym miejscu w EOG za zgodą uprawnionego.
PRZYKŁAD
Jeżeli produkt objęty chronionym znakiem towarowym UE został sprzedany przez uprawnionego (lub upoważnionego licencjobiorcę) w Wielkiej Brytanii, to produkt ten może zostać następnie przewieziony do Polski i dalej odsprzedany w Polsce bez konieczności uzyskania zgody uprawnionego do takiego znaku.
Zgodnie z Umową o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, prawa własności intelektualnej, które zostały wyczerpane przed końcem okresu przejściowego, nadal będą traktowane jako wyczerpane zarówno w UE, jak i w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania po zakończeniu wskazanego okresu przejściowego będzie nadal uznawać regionalny system wyczerpania praw własności intelektualnej EOG, tj. będzie nadal uznawać prawa własności intelektualnej do produktu wprowadzanego do obrotu w EOG za wyczerpane. Oznacza to, że importer może kontynuować import produktów z krajów EOG do Wielkiej Brytanii bez zgody właściciela praw własności intelektualnej (pod warunkiem, że takie produkty zostały uprzednio wprowadzone do obrotu w EOG za zgodą właściciela praw).
Jednakże, zgodnie z obowiązującymi przepisami – takie wyczerpanie nie będzie wywoływało skutków w sytuacji odwrotnej, tj. gdy produkt zostanie wprowadzony do obrotu w Wielkiej Brytanii, a następnie będzie przedmiotem importu do państw EOG. Bez zmian w obecnych przepisach wprowadzenie towaru do obrotu w Wielkiej Brytanii nie zostanie uznane w EOG za powodujące wyczerpanie praw własności intelektualnej obowiązujących w EOG. Oznacza to, że dostawca towarów, które są importowane do Wielkiej Brytanii lub najpierw wprowadzane do obrotu w Wielkiej Brytanii, a następnie dalej eksportowane do EOG, powinien uzyskać odpowiednią zgodę właściciela praw w celu uniknięcia ewentualnego postępowania w sprawie naruszenia.
Rząd Wielkiej Brytanii rozważa obecnie możliwe rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu wyczerpania praw po okresie przejściowym, co oznacza, że najprawdopodobniej dojdzie do dalszych zmian w tej kwestii. Rząd Wielkiej Brytanii zamierza rozpocząć formalne konsultacje w tej sprawie na początku 2021 r.
WAŻNE!
W celu uniknięcia ryzyka każdy przedsiębiorca prowadzący import towarów z Wielkiej Brytanii do krajów EOG powinien sprawdzić, czy dla takiego importu towarów chronionych prawem własności intelektualnej (np. towarów oznaczonych znakiem towarowym), nie będzie wymagana odpowiednia zgoda właściciela praw. Konieczne może być skontaktowanie się z właścicielem praw w celu uzyskania zezwolenia na import do Unii Europejskiej towarów zakupionych w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r. Właściciel praw może nie udzielić zezwolenia na równoległy eksport jego towarów chronionych prawami własności intelektualnej z Wielkiej Brytanii do EOG.
